簡理講案 | 感覺很像 ≠ 專利近似——對一外觀設(shè)計專利侵權(quán)案的分析及思考
近年來企業(yè)間因為商業(yè)利益沖突而導(dǎo)致各種專利侵權(quán)案件層出不窮，而此類案件由于技術(shù)與法律的結(jié)合而復(fù)雜，即使其中貌似最簡單的外觀設(shè)計專利侵權(quán)案件，有時案件的最終結(jié)果竟會與我們的第一感覺大相徑庭。這是因為司法實踐中，對于外觀侵權(quán)案件而言，存在相同較易判斷，但是對于存在區(qū)別的判定，卻往往難以準(zhǔn)確界定。
01
A公司系某“手持診斷設(shè)備”專利權(quán)人，A公司在市場中發(fā)現(xiàn)B公司制造銷售的“手持眼底照相機”，認(rèn)為與之近似，隨即以涉嫌侵權(quán)為由向法院提起訴訟。
而B公司是由海外歸國人才創(chuàng)辦的國家高新技術(shù)企業(yè)，也是江蘇省雙創(chuàng)、蘇州工業(yè)園區(qū)科技領(lǐng)軍人才企業(yè)，該公司擁有自主研發(fā)的專利數(shù)十項，掌握著包括光機設(shè)計、信號分析、圖像處理等多學(xué)科交叉領(lǐng)域的多項國際前沿核心技術(shù)，對原告的訴請，被告堅定地認(rèn)為其并不構(gòu)成侵權(quán)。
02
A公司認(rèn)為涉案授權(quán)外觀設(shè)計與被訴侵權(quán)產(chǎn)品相比兩者在整體視覺上無實質(zhì)性差異，構(gòu)成近似。
具體理由為
兩者具有如下共同點：
1.兩者均由手柄和顯示器構(gòu)成、顯示屏正面形狀相近、顯示屏與手柄呈一定角度相向彎折；
2.兩者在顯示屏頂面左上角處均有一矩形按鈕，顯示屏左面下部有一矩形部件，手柄底面有一圓形和類矩形部件；
3. 兩者在手柄正面上部均有兩個近似圓角矩形，兩者之間為一個圓形按鈕，手柄背面中部有一矩形凹槽，內(nèi)部設(shè)有撥輪狀調(diào)節(jié)鈕，顯示屏背面中部設(shè)有圓筒狀鏡頭。
——整體觀察、綜合判斷，覺被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利相近似。
但，第一感覺的相似就會構(gòu)成近似設(shè)計，從而構(gòu)成專利侵權(quán)嗎？
案件最終結(jié)果是否會與我們的第一感覺一樣？
03
1.如何在不利狀況下尋找勝訴希望，確定合適抗辯思路。
坦率而言，本案是一起較為復(fù)雜的侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)案件，代理人在第一時間接手此案，亦覺得敗訴可能性非常大。而原告信心很足，不同意調(diào)解，并且宣稱后續(xù)有發(fā)明專利正準(zhǔn)備起訴。
代理人通過與當(dāng)事人多次充分溝通后，知曉了這個產(chǎn)品的全球研發(fā)的大概情況，而后代理人對該產(chǎn)品的全球研發(fā)所公開的專利文件、科技文獻(xiàn)進(jìn)行了檢索與分析，將該產(chǎn)品的現(xiàn)有設(shè)計進(jìn)行了梳理。雖然在專利無效程序中未能成功無效涉案專利，但是對涉案專利相對于現(xiàn)有設(shè)計的創(chuàng)新點進(jìn)行了明確。同時，代理人研究了大量在先相似案例，以尋找合適的訴訟抗辯思路，最終發(fā)現(xiàn)2017年最高院發(fā)布的第85號指導(dǎo)案例“高儀股份公司訴浙江健龍衛(wèi)浴有限公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案”對本案有借鑒意義：
“授權(quán)外觀設(shè)計的設(shè)計特征體現(xiàn)了其不同于現(xiàn)有設(shè)計的創(chuàng)新內(nèi)容，也體現(xiàn)了設(shè)計人對現(xiàn)有設(shè)計的創(chuàng)造性貢獻(xiàn)。如果被訴侵權(quán)設(shè)計未包含授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的全部設(shè)計特征，一般可以推定被訴侵權(quán)設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計不近似。”
——最高人民法院
(2015)民提字第23號民事判決書
代理人根據(jù)最高院第85號的裁判思路以及專利檢索分析之情況，最終確定了本案具體抗辯思路：
外觀專利侵權(quán)判定中不僅需要考慮涉案專利與被控侵權(quán)的相似度，而且還需要考慮現(xiàn)有設(shè)計、授權(quán)外觀設(shè)計的設(shè)計特征、被控侵權(quán)產(chǎn)品與前述設(shè)計特征的三者對比關(guān)系，從而最終判定整體視覺效果上的影響。
2.外觀侵權(quán)判定中的判斷主體“一般消費者”具體范圍是指哪些人？
根據(jù)《專利審查指南》，所謂 “判斷主體”中具有如下規(guī)定：
“在判斷外觀設(shè)計是否符合專利法第二十三條第一款、第二款規(guī)定時，應(yīng)當(dāng)基于涉案專利產(chǎn)品的一般消費者的知識水平和認(rèn)知能力進(jìn)行評價。不同種類的產(chǎn)品具有不同的消費者群體。作為某種類外觀設(shè)計產(chǎn)品的一般消費者應(yīng)當(dāng)具備如下特點：對涉案專利申請日之前相同種類或者相近種類產(chǎn)品的外觀設(shè)計及其常用設(shè)計手法具有常識性的了解。對外觀設(shè)計產(chǎn)品之間在形狀、圖案以及色彩上的區(qū)別具有一定的分辨力，但不會注意到產(chǎn)品的現(xiàn)狀、圖案以及色彩的微小變化。”
3.外觀專利侵權(quán)判定原則的準(zhǔn)確應(yīng)用。
《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定：“人民法院認(rèn)定外觀設(shè)計是否相同或者近似時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)授權(quán)外觀設(shè)計、被訴侵權(quán)設(shè)計的設(shè)計特征，以外觀設(shè)計的整體視覺效果進(jìn)行綜合判斷。下列情形，通常對外觀設(shè)計的整體視覺效果更具有影響：（一）產(chǎn)品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位；（二）授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征相對于授權(quán)外觀設(shè)計的其他設(shè)計特征。 被訴侵權(quán)設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計在整體視覺效果上無差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩者相同；在整體視覺效果上無實質(zhì)性差異的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩者近似。”
根據(jù)最高院司法解釋，可知產(chǎn)品正常使用時被直接觀察之部位，以及涉案專利相對于現(xiàn)有設(shè)計創(chuàng)新之部分，是會對整體視覺效果產(chǎn)生重要影響的因素。具體到本案中：
? 本案中涉案專利進(jìn)行過專利無效宣告，在無效過程中，專利權(quán)人主張其專利相對于現(xiàn)有設(shè)計存在種種區(qū)別設(shè)計特征，專利復(fù)審委認(rèn)定了相關(guān)區(qū)別技術(shù)特征，根據(jù)最高院司法解釋，此等“授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征相對于授權(quán)外觀設(shè)計的其他設(shè)計特征而言，更能夠影響外觀設(shè)計的整體視覺效果”。
? 被控侵權(quán)產(chǎn)品恰恰在“授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征”方面存在諸多的明顯區(qū)別，因此兩者在整體視覺效果方面存在明顯差異。
? 被控侵權(quán)產(chǎn)品為專業(yè)級的醫(yī)療器械用品，其“一般消費者”并非普通消費人群，而是醫(yī)生、醫(yī)院等專業(yè)醫(yī)療機構(gòu)及專業(yè)人士，因此本產(chǎn)品的一般消費者也更加容易關(guān)注到產(chǎn)品的設(shè)計細(xì)節(jié)，會關(guān)注到不同產(chǎn)品的設(shè)計區(qū)別，會認(rèn)為兩者在整體視覺效果上存在明顯差異。
04
裁判結(jié)果
一 審 裁 判
一審法院認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計沒有落入涉案外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍。
具體理由如下：
根據(jù)本案雙方當(dāng)事人提供的證據(jù)，涉案授權(quán)外觀設(shè)計與現(xiàn)有設(shè)計存在顯著外觀差異的設(shè)計特征主要為:
? 手柄形狀及手柄正面設(shè)計(涉案專利的手柄為薄長方體形，手柄正面上部為兩個近似圓角矩形，兩者之間為一個圓形按鈕，按鈕下方有一豎條，底部有一橫條)；
? 顯示屏背后設(shè)計(涉案專利的顯示屏背面為大致方錐形臺，中間有一個多層圓形構(gòu)成的接口)；
? 手柄與顯示屏連接處的設(shè)計(涉案專利的手柄直接與顯示器和鏡頭底端連接)。
被訴侵權(quán)產(chǎn)品在上述部位的區(qū)別設(shè)計：
? 手柄形狀及手柄正面(被訴侵權(quán)產(chǎn)品的手柄兩側(cè)為流線設(shè)計，后側(cè)為弧形后鼓的形狀，手柄正面中部按鈕下方為一長水滴形狀，正面底部為英文標(biāo)識；
? 顯示屏背后設(shè)計(被訴侵權(quán)產(chǎn)品的顯示屏為矩形平板形，背后有雙層大致圓錐臺形凸起，該臺形設(shè)計占據(jù)顯示屏大部；
? 手柄與顯示屏連接處的設(shè)計(被訴侵權(quán)產(chǎn)品的手柄部分與顯示器下部連接，部分通過顯示屏背后的雙層大致圓錐臺形設(shè)計將鏡頭接口外圍整體包裹。
由于上述區(qū)別設(shè)計特征在立體圖、主視圖、后視圖上有體現(xiàn)，均屬于產(chǎn)品正常使用時容易被直接觀察到的部位，且處在授權(quán)外觀設(shè)計與現(xiàn)有設(shè)計存在顯著外觀差異的部位，故對授權(quán)外觀設(shè)計與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的整體視覺效果產(chǎn)生了顯著影響，足以使涉案外觀設(shè)計專利產(chǎn)品的一般消費者將兩者區(qū)分開來。
涉案授權(quán)外觀設(shè)計與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的設(shè)計相比，兩者的共同點為:
? 均由手柄和顯示器構(gòu)成、顯示屏正面形狀相近、顯示屏與手柄呈一定角度相向彎折，但這些設(shè)計特征已為現(xiàn)有設(shè)計和慣常設(shè)計所涵蓋；
? 兩者在顯示屏頂面左上角處均有一矩形按鈕，顯示屏左面下部有一矩形部件，手柄底面有一圓形 和類矩形部件。但這些相同或近似設(shè)計主要體現(xiàn)在俯視圖和仰視圖中，屬于產(chǎn)品正常使用時不易被觀察到的部位，對兩者的整體視覺效果不產(chǎn)生重大影響；
? 兩者在手柄正面上部均有兩個近似圓角矩形，兩者之間為一個圓形按鈕，手柄背面中部有一矩形凹槽，內(nèi)部設(shè)有撥輪狀調(diào)節(jié)鈕，顯示屏背面中部設(shè)有圓筒狀鏡頭，由于這些設(shè)計共同點屬于局部設(shè)計，相對于上述區(qū)別設(shè)計而言，其在整個外觀設(shè)計中權(quán)重較小，對外觀設(shè)計的整體視覺效果影響有限。
綜上，被訴侵權(quán)設(shè)計未落入涉案外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍，駁回原告所有訴請。
——蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院
(2015)園知民初字第00246號民事判決
二 審 裁 判
二審法院認(rèn)為：綜合比較本案中借鑒性設(shè)計特征與規(guī)避性設(shè)計特征對整體視覺效果的影響，認(rèn)為應(yīng)認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利設(shè)計不構(gòu)成近似設(shè)計，未落入涉案外觀設(shè)計專利權(quán)保護范圍。最終駁回上訴，維持原判。
——蘇州市中級人民法院
(2016)蘇05民終10395號民事判決
05
律師建議
從對被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利設(shè)計第一感覺，到一審、二審的最終裁判結(jié)果，可見在外觀設(shè)計專利案件中，作為被告，選擇何種抗辯策略以及如何積極尋找證據(jù)及利用專利無效程序作為策應(yīng)，對于案件裁判最終結(jié)果影響頗大。通常應(yīng)當(dāng)注意如下：
? 應(yīng)當(dāng)針對涉案專利啟動專利無效程序，盡量無效或縮小涉案專利的設(shè)計要點；
? 應(yīng)當(dāng)仔細(xì)對比涉案專利與被控侵權(quán)產(chǎn)品，歸納出雙方相同點與區(qū)別點；
? 針對兩者相同點，全面檢索在先設(shè)計，證明這些相同點為在先慣常設(shè)計；
? 針對不同點，尤其需要注意根據(jù)專利無效程序及在先設(shè)計檢索結(jié)果，適時調(diào)整歸納涉案外觀專利的設(shè)計要點與被控侵權(quán)產(chǎn)品的差異之處；
? 根據(jù)司法解釋以及最高院相關(guān)指導(dǎo)案例提出的操作細(xì)則，詳細(xì)論述不同點對于產(chǎn)品的整體視覺效果之影響，從而得出專利與被控侵權(quán)產(chǎn)品不相同或不相近似的結(jié)論。
